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对商标默示许可的认定问题思维导图。
编辑于2019-04-02 16:24:35是否构成默示许可
知识产权默示许可
定义:袁真富:知识产权默示许可指的是在一定情形之下,基于政策、惯例或交易目的等因素,从权利人的行为、言语或沉默行为中,推定其允许他人使用其知识产权。
法律性质上:默示许可是一种合同关系,同时也是一种侵权的抗辩事由。
关于知识产权的默示许可,尤其是我们本案涉及到的商标的默示许可,相关的法律规则也不是很明确,零散地体现在一些法律法规和案例实践中。
商标的默示许可
法律依据
《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第26条:“商标权人自行使用、他人经许可使用以及其他不违背商标权人意志的使用,均可认定为商标法第四十九条第二款所称的使用。”
司法实践中对商标默示许可的类型
构成要件
形式条件
权利人为特定行为或沉默
需要注意的是,单纯的沉默是不能视为意思表示的,如果法律明确规定或者当事人双方通过契约的方式约定,沉默可以转化为不作为的默示,从而可以作为当事人的意思表示。
就本案而言,北京中车行企图以
商标使用人的商标使用行为构成商标性使用
为什么:如果没有商标性使用,仅在第一含义或者权利穷竭意义上的使用,就属于权利用尽的默示许可讨论的范畴了,也就无需在商标许可上对默示许可进行推定,因此,在对默示许可进行推定时是以商标性使用为基础的。
是对中车的使用还是对中车行的使用(对中车行的使用行为是否可以看作是对中车商标的使用行为?)
不构成
原因:商标的专有使用权的范围应当是客观的,固定的;排他权的范围是相对的,弹性的,排他权的范围可以扩展到近似商标和类似商品服务,但是商标的专有使用权仅应当限定在将商标使用在核准注册的商品或者服务上,否则商标的公示效力就会完全丧失其意义。
在注册商标专有使用权人有多个商标时,对商标标志的改变应当不至于与其他商标标志相混淆,更不能以其他商标标志的使用来认定该商标标志的使用。
中车行拥有中车和中车行两个商标,牌匾中对于中车行的使用直接指向了“中车行”这一商标,即牌匾所指是对中车行商标的使用而非对“中车”商标的使用
对构成中车商标使用的反驳,如果构成对中车商标的使用,也就意味着经过维持的商标与实际核准注册的商标不具有一致性。对商标的注册就失去公示的意义。
构成
中车行商标的显著识别部分是中车二字,与中车商标相比,两商标的文字部分完全相同,且中车行商标中“中车”为臆造词,“行”字属于一个表示场所、地点的名称,“车行”也属于日常用语,就中车行这个商标而言,他的显著识别部分是“中车”二字。从中车行到中车,显著性并没有发生变化。
必须要承认的是,如果将中车行使用在第37类维修服务上,可能会影响到“中车”商标在第37类服务上的知名度和影响力。至于是否在37类服务上进行了使用,下一个问题。
5.3.6 商标注册人提交的使用证据如果改变了注册商标的主要 部分和显著特征,则不能认定为注册商标的使用。
也就是说,如果商标注册人没有改变注册商标的主要部分和显著特征,则可以认为是对注册商标的使用,可以维持注册商标的注册。这种认定在《欧共体商标一号指令》第10条第2款(a)项种也有规定:使用的商标与经注册商标在某些要素上不同的,只要没有改变注册商标的显著特性,仍然构成对注册商标的使用。
在这种观点之下,防御商标和联合商标只要经过了防护性使用(防护性使用指宣传性的使用,是相对于将商标附置于商品本体或其包装上行销市场的实际使用而言的)只要使用了正商标,就满足了对防御商标的“防护性”使用,其仍然可以因没有改变商标的显著性而继续获得注册和维持。
如果采取严格的注册和使用标准,是无视商业现实的行为,对商标和其上凝结的商誉的人为割裂。
使用行为是否构成商标性使用
具体到本案
牌匾放置的性质和位置
资格认证的宣传
牌匾上中车行商标的位置和作用
较小,不是牌匾所主要展示的部分,识别性较弱
牌匾的主要内容:牌匾上的许可使用许可的是商标吗?许可的是信息系统还是许可的商标使用?系统的许可和商标的使用许可之间的关系?描述性使用还是指示性使用?
从会员企业的使用意图上,是否有使用“中车行”的意图
实质条件:合理信赖
合理信赖建立在诚实信用原则的基础之上的,需要由一定的事实进行推定,需要存在特定的行为情境,通常表现为:
与权利人之间存在合作关系
贵州巨工电器有限责任公司诉贵阳东巨电器厂商标侵权纠纷案(2007):协作联营合同下,在共同生产的商品上使用商标构成默示许可
浙江伦特机电有限公司与乐清市伦特电子仪表有限公司商标专用权权属纠纷上诉案(2010):《分书》对商标使用问题未明确提及,但《分书》中体现的财产平分,不宜分割的则共用的原则,档案共用(各自业务除外),及《分书》中约定模具公用,修理费分担,由于模具上刻有商标模,压出来配件、产品就有商标,说明浙江伦特是按习惯在使用诉争商标。
双方特定的紧密关系
上海能控自动化科技有限公司与徐瑞新商标侵权纠纷上诉案(2007):公司股东兼总经理对公司使用其商标的默示构成默示许可
曾经存在加盟、母子公司等,也不一定就认定为默示许可
权利人的鼓励使用行为
北京奥婷环燕美容化妆品有限公司诉北京盈魅怡人美容化妆品有限公司侵犯商标权纠纷案(2007):单纯购买商品的行为不构成默示许可,加盟许可协议终止后,使用人还继续使用该商标,并将该商标继续向商标权人供货,这种行为也不构成默示许可。
权利人的销售活动
商业或行业惯例、交易习惯
通过上述的例子,我们可以看出,商标与企业的商誉紧密相关,是一个企业非常重要的无形资产。所以企业对商标的授权往往也是很谨慎的。合理信赖的推定,需要当事人双方存在极为紧密的商业联系,一次性的合同关系、曾经存在过的合同关系或者较为松散的商业联系,一般法院在对合理信赖进行推定时也会采取比较审慎的态度。
本案中,北京中车行在全国有上百家的会员企业,这些会员企业都有自己独立的企业名称,虽然这些企业在提供汽车维修服务的过程中,遇到困难可以向中车行咨询。这种咨询的服务是作为中车行信息系统的售后服务咨询向这些车行提供的。可以说,两者之间的商业联系仅存在于技术信息的购买上,中车行与这些企业之间没有存在其他的商业上的联系,可以说两者的商业上的联系是比较微弱的,彼此之间不是很重要的商业合作伙伴,因此,不能仅仅凭借信息技术的购买就推断出两者之间存在对商标使用的合理信赖。甚至是不如加盟店的
程序要件:由被告主动抗辩,法院才能加以适用
是否可以通过追认
商标连续不使用撤销制度的目的在于通过强化商标使用的功能让商标投机者或囤积者浮出水面从而消除商标注册主义的弊端保护善意的市场经营者维护良好的市场竞争秩序。在商标注册主义模式下,只需要经过简单的注册程序即可获得注册商标专用权,这样的制度设计使得商标投机者或囤积者可以轻易地获得商标注册。为了克服这个弊端,各国商标法大多规定了在获得商标权之后必须对其进行使用,才能持续享有商标权。仅仅是形式意义上对商标进行使用的要求并不能达到清理闲置商标、打击囤积商标行为的目的,商标囤积者还是可以通过零星的、象征性的使用达到保留商标的目的。真实的使用意图的主观要求又排除了仅为商标不被撤销而进行的零星使用行为的维持效力,使得商标囤积者维持商标权的成本显著上升,从而会有效遏制这种扰乱市场秩序的行为。
第三人未经许可使用其商标的事实可能确实可能符合商业使用的要求,但第三人对商标的使用所产生的联系存在于第三人与其提供的商品或服务之间,这种使用没有商标所有人的意志参与,不受商标所有人控制。 商标所有人长期不使用商标的行为已经构成了对商标使用义务的懈怠,尽管无权使用人对商标的使用可能让商标本身在商业上仍有价值,但商标所有人的消极行为已经视为对商标价值的放弃,若因侵权使用人对商标的使用而维持商标所有人对商标的控制并将商标价值归于商标所有人,这一逻辑本身就是不成立的。因此,有效的商标使用必须有商标所有人意志的主动参与,商标撤销程序一旦启动,商标所有人对第三人使用行为的追认已经无法改变撤销程序启动之前商标未 使用的事实和商标所有人对商标使用义务的懈怠状态,应当承担商标不使用的不利后果。相反,若在商标撤销程序启动之前,商标所有人已经追认了第三人使用其商标的,第三人对商标的使用转化为授权许可使用,则当然可以视为商标所有人的使用。
商标权人对使用人都不存在明确的授权,就更不会去履行质量监管的义务。如果带有相同的商标的产品无法保证具有相同的质量,也会造成消费者的混淆。
商标权人对使用人都不存在明确的授权,就更不会去履行质量监管的义务。如果带有相同的商标的产品无法保证具有相同的质量,也会造成消费者的混淆。 从另一个角度来看,这种未经商标权人许可使用商标的行为,本质上是一种侵权行为。商标权人对侵权行为怠于维权,体现的商标权人对商标的消极、放任态度。这种怠于履行商标权人义务的行为,不能再反过来证明商标权人进行了实际使用。如果经过侵权行为人的使用,使得商标事实上存在商业价值,那么这种价值也不应当继续归属于消极的注册商标权人。
所以在商标因连续三年不使用而被撤销的程序启动后,即便是注册商标权人将他人的使用行为进行追认,这种追认也不能改变商标权人对商标的消极态度,注册商标权人也应当对其先前怠于履行义务的行为承担责任。
小组观点
不能构成默示许可
在撤三程序中的追认也不能产生授权的效果
商标默示许可的构成要件
形式条件
权利人明知他人使用其注册商标而为特定行为或沉默
商标使用人的商标使用行为构成商标性使用
实质条件
合理信赖
程序条件
由被告主动抗辩,法院才能加以适用