导图社区 专利代理实务考点汇总
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编辑于2025-01-06 10:45:06专代实务模板
挑错分析/审查意见转文/无效请求应答
起始/结尾
1. 挑错
A公司:经仔细阅读。。。,我方认为贵公司撰写的。。。存在一些不符合专利法和专利法实施细则之处,现逐一指出。 对比文件~的申请日/公开日~早于/晚于本申请的申请日,为本申请的现有技术/申请在前公开在后的中国发明/实用新型专利,可以评价权利要求的新颖性/创造性。 1. 权利要求1不具有~
2. 审查意见转文
A公司:我方收到审查员发出的针对此案的第一次审查意见通知书,经仔细阅读贵司的申请文件,审查意见通知书及对比文件,我方认为贵司目前专利申请文件的权利要求书存在一些不符合专利法和专利法实施细则之处,分析意见如下: 对比文件~的公开日早于本申请的申请日,可作为本申请的现有技术,评价本申请的新颖性和创造性。 以上为咨询意见,供参考。
3. 无效宣告请求书
根据专利法45条,专利法实施细则69条的规定,现请求宣告专利号为“”,名称为“”的发明/实用新型专利(以下简称涉案专利)全部/部分无效。 请求人使用的证据为: 对比文件1:申请号,申请日,授权公告日; 对比文件2:申请号,申请日,授权公告日; 上述对比文件2的申请日早于涉案专利的申请日,公告日晚于涉案专利的申请日,属于申请在先,公开在后的中国发明/实用新型专利,仅可用于评价涉案专利的新颖性。 对比文件2的公开日早于涉案专利的申请日,属于现有技术,可以用来评价涉案专利的新颖性和创造性。 依据对比文件1和2,请求人宣告涉案专利无效的具体理由如下:
优先权: 对比附件1和附件2可知,涉案专利权利要求1的技术方案已经记载在附件2的权利要求1和说明书中,两者技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果均相同,属于相同主题的发明或者实用新型,且涉案专利的申请日(2020年9月23日)距其所要求的优先权日(2020年1月25日)在12个月之内,因此,权利要求1可以享有附件2的优先权。(涉案专利和对比文件1都是向国家知识产权局提出的专利申请)对比文件1的申请日早于涉案专利的优先权日,其授权公告日晚于涉案专利的优先权日,可以用于评价权利要求1的新颖性。 附件2中没有记载涉案专利权利要求2-4的附加技术特征,因此,涉案专利权利要求2-4不能享有附件2的优先权。对比文件1和对比文件2的授权公告日均早于涉案专利的申请日,构成权利要求2-4的现有技术,可用于评价涉案专利权利要求2-4的新颖性和创造性。
权利要求不具有新颖性
1. 现有技术影响独权的新颖性
对比文件~的公告日早于本申请的申请日,属于现有技术,可以评价权利要求的新颖性。 对比文件~公开了“” 由此可见,对比文件~公开了权利要求~的全部技术特征,二者相比,技术方案实质相同,两者都属于。。领域,所解决的技术问题和产生的效果相同,都是。。。因此,权利要求~不具有新颖性,不符合专利法22.2的规定。
2. 抵触申请影响独权的新颖性 (挑错分析一般不出现)
对比文件~是申请在先公开在后的中国发明/实用新型专利,可以评价权利要求的新颖性。 对比文件~在说明书~,图~中公开了如下技术特征:.。。 由此可见,对比文件~公开了权利要求~的全部技术特征,二者相比,技术方案实质相同,属于相同的。。领域,所解决的技术问题和产生的效果相同,都是。。。,因此,对比文件~是权利要求~技术方案的抵触申请,该权利要求~不具备《专利法》22.2规定的新颖性
3. 权1无新颖性,权2也无新颖性(同一对比文件)
权2是权1的从属权利要求,其附加技术特征是:。。。 对比文件1在说明书第~段,图~中公开了该附加技术特征:。。因此,当其引用的权利要求1不具备新颖性时,该从属权利要求也不具备专利法22.2所规定的新颖性
权利要求不具有创造性
1. 权1不具有创造性
对比文件1、对比文件2属于现有技术,可以评价权利要求~的创造性。 对比文件~的技术领域与本发明相同,公开的技术特征最多,所解决的技术问题最为接近,因此对比文件1是对接近的现有技术。 对比文件1在说明书第~段,图~中公开了。。。 权利要求~与对比文件1相比,区别在于,。。。 基于上述区别技术特征可以确定,权利要求~实际要解决的技术问题是。。。 对比文件2在说明书第~段,图~中公开了。。。,因此上述区别技术特征已被对比文件2公开,而且该技术特征在对比文件2中所起的作用与其在本发明中所起的作用相同,都是。。。,也就是说,对比文件2给出了将该技术特征用于对比文件1以解决上述技术问题的启示。因此,该技术方案相对于对比文件1和对比文件2的结合是显而易见的,权利要求1没有突出的实质性特点和(显著的)进步,不具有创造性,不符合专利法22.3的规定。
2. 权1相对现有技术不具有新颖性,权2不具有创造性 (独权不具有新,增加对比文件评价创造性)
对比文件1、对比文件2属于现有领域,可以评价权利要求~的创造性。 对比文件1的技术领域与本发明相同,公开的技术特征最多,所解决的技术问题最为接近,因此对比文件1是对接近的现有技术。 对比文件1公开了权利要求1的全部技术特征,权利要求2与对比文件1相比,区别在于。。。 权利要求2与对比文件1相比,区别在于,。。。 基于上述区别技术特征可以确定,权利要求2实际要解决的技术问题是。。。 对比文件2在说明书第~段,图~中公开了。。。,因此上述区别技术特征已被对比文件2公开,而且该技术特征在对比文件2中所起的作用与其在本发明中所起的作用相同,都是。。。,也就是说,对比文件2给出了将该技术特征用于对比文件1以解决上述技术问题的启示。因此,该技术方案相对于对比文件1和对比文件2的结合是显而易见的,权利要求2没有突出的实质性特点和(显著的)进步,不具有创造性,不符合专利法22.3的规定。
3. 权3的简化评述写法(前面细述过,未换文件)
从属权利要求3的附加技术特征进一步限定了“”。对比文件2公开了。。。上述技术特征在对比文件2中起的作用相同,都是。。。,因此在其引用的权利要求2不具备创造性的情况下,权利要求3相对于对比文件1和对比文件2的结合也不具备创造性,不符合22.3
权利要求未以说明书为依据 (只适用于法律分析,不要用在撰写题)
1. 形式不支持
权利要求~记载的(附加)技术特征为。。。。 说明书第~段的描述为。。。,权利要求所要求保护的内容,与说明书中记载的内容不一致,因此,权利要求~未以说明书为依据,不符合专利法26.4。
2. 概括有反例
权利要求~记载的(附加)技术特征为。。。,其对。。。做了概括。 说明书第~段的描述为。。。 如果是。。。(举反例),则不能解决。。。。技术问题。因此,权利要求~未以说明书为依据,不符合专利法26.4。
3. 一个实施例概括不当,无反例
权利要求~中“”是概括。权利要求~所要解决的技术问题是为了解决该技术问题,本申请的说明书中第~段仅提供了一种具体的。。。方案,本领域技术人员无法想到其他也能解决本发明技术问题的方案。因此,该权利要求没有以说明书为依据,不符合专利法26.4的规定
不清楚
1. 缺少引用基础
权利要求~进一步限定的附加技术特征“”在其引用的权利要求~中没有出现“”,因此,权利要求~缺乏引用基础,导致权利要求保护范围不清楚,不符合专利法26.4的规定。
2. 主题名称不一致
从属权利要求~的主题名称是“”,与其所引用的权利要求~的主题名称“”不一致,导致权利要求保护范围不清楚,不符合专利法26.4/细则25.1的规定
3. 假从属
权利要求~进一步限定的技术特征 “”与其引用的权利要求~技术内容矛盾,不是对所引用的权利要求作出的进一步限定,因此权利要求保护范围不清楚,不符合《专利法》26.4的规定
4. 缺少连接关系
权利要求~中限定的技术特征“”只有部件名称,没有设置位置和连接关系,导致权利要求保护范围不清楚,不符合专利法26.4的规定
5. 多个保护范围不清楚
权利要求~中记载的“最好是”导致该权利要求出现不同的保护范围,因此权利要求的保护范围不清楚,不符合专利法26.4的规定。
必要技术特征
根据说明书第~段背景技术的记载,本发明所要解决的技术问题是“”,说明书第~段具体实施方式中描述,通过。。。来解决上述技术问题。因此。。。是解决技术问题的必要技术特征。权利要求1中未记载上述必要技术特征,不符合专利法实施细则23.2的规定。
单一性/另案申请的理由
(第一份专利申请的)权~相对于现有技术做出贡献的技术特征为“”,所要解决的技术问题是。。。 (第二份专利申请的)权~相对于现有技术做出贡献的技术特征为“”,所要解决的技术问题是。。。 由此可见,两个权利要求相对于现有技术做出贡献的技术特征既不相同也不相应,彼此之间不属于一个总的发明构思,在技术上也无相互关联,从而两个权利要求之间并不包含相同或相应的特定技术特征,彼此之间不具备单一性,不符合专利法31.1。(因此应作为两份专利申请提出)
其他
1. 不是发明技术方案
权利要求~所要保护的。。。,其采取的特征不是技术特征,没有采取技术手段,所解决的问题也不是技术问题,不能获得技术效果,因此不能构成技术方案,不符合专利法2.2
2. 不是实用新型技术方案
权利要求~公开的“”是材料特征,未在对比文件中公开,因此权利要求~是对材料本身提出的改进,不属于实用新型保护客体,不符合专利法2.3
3. 疾病诊断治疗方法
权利要求~要求保护一种。。。的方法,是以有生命的人体为直接实施对象,属于疾病诊断和治疗方法,属于专利法25.1规定的不授予专利权的客体。
说明书挑错/修改建议
发明名称建议
目前的说明书缺少发明名称,应当明确记载本申请的发明名称:。。。
缺少标题
说明书应当包括技术领域、背景技术、发明内容、附图说明以及具体实施方式五个部分,且各部分应当写明标题。目前说明书各组成部分缺少标题。
技术领域建议
目前说明书缺少技术领域,应当写明所要求保护的技术方案所属或直接应用的技术领域
背景技术建议
根据目前检索到的现有技术情况,对比文件1已经构成了本申请最接近的现有技术,因此应当以引证的方式将对比文件1的技术方案写入背景技术,并且应当分析背景技术存在的不足:。。。
发明内容建议
该部分应明确发明所要解决的技术问题、解决其技术问题所采用的技术方案、并对照现有技术写明发明的有益效果。 首先本申请所要解决的技术问题是。。。 其次应当记载该申请的独立权利要求的技术方案,也可以写入从属权利要求的技术方案。 最后,应阐明本申请与现有技术相比,由于。。。因此有益效果在于。。。
附图说明建议
目前说明书缺少附图说明,应当写明个副图的图名和图号,并作简要说明
具体实施方式
目前实施例1的技术方案已被对比文件~所公开,其已经构成了现有技术,可以从申请文件中删除。 说明书第~段涉及非技术方案(或疾病的诊断治疗方法),应当从申请文件中删除。
答复审查意见/无效答复论述的应答
答复审查意见陈述书
修改的注意事项:一脉相承;不能随便删从属;不能增加新从属;不能修改超范围
修改说明
1. 修改了独立权利要求1,在其特征部分加入了“”,以使该独立权力要求1符合专利法22条有关新颖性和创造性的规定的。该修改依据来自于说明书第~段,图~ 2.修改了从属权利要求~的主题名称,使其与所引用的权利要求的主题名称相一致 3. 删除原从属权利要求~,对其他权利要求的序号及引用关系作相应调整 以上修改均未超出原始说明书和权利要求书所记载的范围,符合专利法33条以及专利法实施细则57.3的修改规定
关于新颖性和创造性
修改后的权利要求1具有新颖性: 对比文件1公开了一种。。。,并没有公开“”这一技术特征。因此,(二者属于不同的方案)修改后的权利要求1相对于对比文件1具有新颖性。 对比文件2公开了一种。。,并没有公开“”这一技术特征。因此修改后的权利要求1相对于对比文件2具有新颖性。 对比文件3没有公开。。。这一技术特征,因此,二者属于不同的方案,权利要求1相对于对比文件3具有新颖性。 综上,修改后的独立权利要求1具备新颖性,符合专利法22.2的规定。
修改后的权利要求1具有创造性: 对比文件1与本申请的技术领域相同,公开的技术特征最多,所解决的技术问题最为接近,是最接近的现有技术。 对比文件1在说明书第~段,图~中具体公开了。。。。 与对比文件1相比,区别在于。。。 基于该区别技术特征,本发明实际要解决的技术问题是。。。 对比文件2未公开上述区别技术特征,未给出将上述区别特征与对比文件1结合以解决上述技术问题的启示,对比文件3也没有公开上述区别技术特征(或对比文件2公开了。。。,所起的。。。作用不同),未给出将上述区别特征与对比文件1结合以解决上述技术问题的启示。 因此修改后的权利要求1不是显而易见的,具有突出的实质性特点。 本发明有益的技术效果是。。。,具有显著的进步。 综上,修改后的权利要求1相对于对比文件1、2、3或其结合,具有创造性,符合专利法22.3的规定。
无效答复意见陈述书
意见陈述书
国家知识产权局: 专利权人手段请求人与~年~月~日提交的《专利权无效宣告请求书》及所附对比文件1-3。现针对无效请求人所提出的请求宣告本专利权无效的理由和证据进行答复。具体答复意见如下:
修改说明
删除原独立权利要求1,用原从属权利要求~的附加技术特征对原权利要求~做进一步限定,形成新的独立权利要求1。 以上修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围,符合专利法33、专利法实施细则73.1以及审查指南的规定。
修改后的权利要求具备新颖性和创造性,并且清楚地限定要求专利保护范围
同答复审查意见陈述书 综上所述,专利权人认为修改后的权利要求符合专利法及专利法实施细则的有关规定,请求人所提出的无效理由均不成立,因此请求国家知识产权局在修改后的权利要求基础上依法维持专利权有效。
无效请求书挑错的应答
起始/结尾
尊敬的A公司: 很高兴贵方委托我代理机构代为办理有关专利号“”、名称为“”的发明/实用新型专利无效宣告请求的事宜。经仔细阅读贵方提供的无效请求书以及对比文件1-3,对贵方提出的无效理由分析如下: 以上意见仅供参考,有问题请随时联系沟通。
针对新颖性观点分析
1. 权利要求1相对于对比文件1不具有新颖性的无效理由成立,但缺内容分析: 贵方认为权利要求1相对于对比文件1不具有新颖性的无效理由成立,但分析过程存在以下问题:
①缺少对比文件的时间分析:对比文件1属于申请在先、公开在后的专利文献(或属于现有技术),能够用来评述权利要求的新颖性。贵方的分析中缺少时间对比。
②时间分析错误:对比文件1属于申请在先,公开在后的专利文献,不是现有技术。
③缺少特征分析:在进行特征对比时,遗漏了分析权利要求1中的特征“”是否被公开,不符合同意的发明或者实用新型的判断原则。
④未指出实质相同:目前的无效请求未指出对比文件1中的a为权利要求1中A的下位概念,目前写法未体现同样的发明或实用新型的判断原则。
⑤缺少技术领域、所解决的技术问题和取得的效果是否相同分析 客户未分析对比文件1与涉案专利权利要求1的技术方案的技术领域、所解决的问题以及取得的效果是否相同,不符合同样的发明或实用新型的判断原则。
⑥缺少法条 客户遗漏了不具有新颖性的法条,即权利要求1不符合专利法22.2的规定。
2. 特征没有被对比文件公开,无效理由不成立
权利要求~~中的特征“”并没有被对比文件~公开,因此对比文件~不能破环权利要求~的新颖性。
3.不能用对比文件与公知常识结合评价新颖性(一般出现在从属权利要求评述中)
新颖性的评述适用单独对比原则,不能将对比文件1公开的技术方案与公知常识相结合来评述权利要求的新颖性。因此,权利要求~不具备新颖性的无效宣告理由不成立。
4. 不能用两份对比文件结合评价新颖性(客户任务D1破坏权1新颖性,D2公开了权2的附加特征,因此权2无新)
对比文件2的公开日早于涉案专利的申请日,属于现有技术,可以评价权利要求的新颖性和创造性。 虽然对比文件公开了权利要求2的附加特征,但是并未公开权利要求2所引用的权利要求1的技术方案。因此对比文件2公开的技术方案与权利要求2的技术方案不同,权利要求2相对于对比文件2有新颖性。 新颖性的判断适用于单独对比原则,不能用对比文件1、2结合评价权利要求~的新颖性。因此权利要求~不具有新颖性的无效宣告理由不成立。
5. 不能用一份文件的两个实施例结合评价新颖性
和第一实施例相比,权利要求1的区别技术特征是:。。。 和第二实施例相比,权利要求1的区别技术特征是:。。。 因此,对比文件1并没有在一个实施例中公开权利要求1的技术方案。 贵方使用对比文件1的两个实施例的结合来评述权利要求1的新颖性,违反了新颖性判断的单独对比原则。因此对比文件1不能破环权利要求1的新颖性。
6.只有结论,没有详细说明(一般出现在从属权利要求中)
贵方认为权利要求~不具有新颖性的无效理由成立,但是没有结合对比文件进行详细说明。 根据专利法实施细则69.1的规定,无效宣告请求人应当具体说明无效宣告请求的理由,提交证据的,应当结合所提交的证据具体说明。因此,针对以不符合专利法22.2有关新颖性的规定为由提出的无效宣告请求,应当结合对比文件具体说明理由。
针对创造性的分析
1. 不能用申请在先,公开在后的对比文件评价创造性
对比文件1是申请在先,公开在后的专利文件,不能和现有技术相结合来评价权利要求的创造性。因此权利要求~不具备创造性的无效宣告理由不成立。
2. 只给出结论,没有分析过程
对比文件2和对比文件3的结合可以评价权利要求2的创造性,但是,根据专利法实施细则69.1的规定,无效宣告请求人应当具体说明无效宣告请求的理由,提交证据的,应当结合所提交的证据具体说明。因此,针对以不符合专利法22.3有关创造性的规定为由提出的无效宣告请求,应当结合对比文件具体说明理由。
3. 特征未公开,或者特征公开作用不同
针对其他法条
单一性不是无效理由
根据专利法实施细则69.2的规定,在无效宣告程序中,专利法31.1规定的单一性不是无效宣告请求的理由,不能以权利要求之间不具备单一性为由提出无效宣告请求。
细则第20条到26条的规定(缺必特除外)不是无效理由
专利法实施细则25.1不属于专利法实施细则69.2的规定无效理由,因此不能以权利要求不符合专利法实施细则25.1作为无效理由
权利要求1缺少必要特征的无效理由不成立
根据说明书第~段背景技术部分的记载:现有技术中存在的问题是。。。,权利要求1的技术方案未。。。因此权利要求1的技术方案能够解决背景技术存在的技术问题,是一个完整的技术方案,不缺少必要技术特征。
权利要求x不属于实用新型保护客体的无效理由不成立
权利要求~限定的材料已在对比文件~中公开,属于现有技术中已存在的材料,不属于对材料本身提出的改进,因此贵方指出的权利要求~不属于实用信息保护客体,不符合专利法2.3规定的无效理由不成立。
权利要求书的撰写
权利要求的布局(两件以上申请的判断)
撰写两件以上专利申请的原因: 1. 技术交底材料中有并列发明点
判断方法: ①技术交底材料开头明确多个发明要解决的并列技术问题 ②技术交底材料前半部分解决一个技术问题,后半部分解决另一个技术问题 撰写方式: 第一件专利给出的技术内容都写,第二个发明点写从属,再针对第二个发明点写成另一项独立权利要求,并建议委托人在同日另行提出一件专利申请。
2. 多个实施例无法概括
常规:多个实施例为一个发明点之下,解决的问题相同,应当对多个实施例进行概括; 特殊:为解决同一问题多个实施例之间没有相同构思的情况下,多个实施例无法概括到一起,只能分为两件以上申请单独撰写。
3. 技术交底材料中既有多个并列发明点,又有多个实施例无法概括
首先判断材料中是否有两个发明点,如有,则撰写两件申请,其次,如果一个发明点之下多个实施例无法全部概括,对无法概括进去的实施例也要单独申请一件专利。
删除式六步法
Step 1:技术特征分析
留五要素(部件名称、形状、连接关系、作用、材料);删除掉“非技术特征”
Step 2:找发明点
1. 找区别技术特征; 2. 逻辑分析(上下位、并列); 3. 确定发明点(解决问题最基本的改进)多个实施例的情况需要概括;找一脉相承的发明点
Step 3:确定所要解决的技术问题
撰写方式:根据上一步确定的发明点所产生的作用和效果,确定发明所要解决的技术问题
Step 4:确定必要技术特征
围绕所要解决的最根本的技术问题,确定必要技术特征。 一般来说,必要技术特征包括:技术交底书中的现有技术特征、体现发明点的技术特征以及发明点的作用
Step 5:撰写独立权利要求
1. 确定主题名称 2. 对必要技术特征在语言上进行调整:与最接近的现有技术作比较,将共同的必要技术特征写入独立权利要求的前序部分,区别于最接近现有技术的必要技术特征写入特征部分
Step 6:撰写从属权利要求
如果从权中出现了并列改进的情况,也需要概括; 技术交底材料中的现有技术也要写入从权
独立权利要求的写法
1. 一个实施例不概括
技术交底材料或者说明书中一般会有多个区别技术特征,撰写的核心任务是在这些区别技术特征中找到发明点,并围绕发明点撰写独立权力要求 技术交底材料中如果针对发明点只有一个实施例,一般不需要考虑对实施例的概括。一个实施例不概括的难点在于创造性的判断,一个发明点不代表只有一个技术特征,例如垃圾箱下箱体的通风孔一个特征构成发明点;食品料理机的引流罩+循环多个特征构成发明点;灯的改进中滤光部弧形+直板特征组合构成发明点。
2. 多个实施例要概括
①上位名称(消声结构/环状部件/通风结构/荧光指示部件); ②部件+功能(设有上盖,上盖能打开闭合窗口;通气孔,空气通过通气孔进入箱体形成上下对流内外循环;搅拌工具设置在壶盖的孔中拉动旋转) ③功能+部件(用于调节支撑部高度的装置;阻止盖栓刺破隔挡片的部件;设有阻止瓶盖进一步向下运动刺破隔挡片的部件;可拆卸的出蒜部件;牙膏挤压装置)
撰写后论述
独立权利要求具有新颖性、创造性:同上
分案的理由:同单一性
第一份专利申请的权1相对于现有技术做出贡献的技术特征为“”,所要解决的技术问题是。。。 第二份专利申请的权1相对于现有技术做出贡献的技术特征为“”,所要解决的技术问题是。。。 由此可见,两个权利要求相对于现有技术做出贡献的技术特征既不相同也不相应,彼此之间不属于一个总的发明构思,在技术上也无相互关联,从而两个权利要求之间并不包含相同或相应的特定技术特征,彼此之间不具备单一性,不符合专利法31.1,因此应作为两份专利申请提出。
独立权利要求相对于现有技术所要解决的技术问题、采取的技术手段和取得的效果
独立权利要求相对于现有技术所要解决的问题是。。。所取得的效果是。。。所采用的技术手段是。。。
说明书的撰写
名称:使用独权主题名称;应简明、准确地表明发明/实用新型专利请求保护的主题和类型;名称中不应含有非技术性词语,不得使用商标、型号、人名、地名或商品名称等。名称应写在说明书首页正文部分上方居中位置。
说明书应当包括技术领域、背景技术、发明内容、附图说明以及具体实施方式五个部分,在每一部分前面写明标题。
1. 技术领域
应当写明所要求保护的技术方案所属或直接应用的具体技术领域
2. 背景技术
指对发明/实用新型的理解、检索、审查有用的现有技术,以引证的方式反映这些文件。应当客观指出背景技术中存在的不足
3. 发明内容
该部分应明确本申请所要解决的技术问题、解决其技术问题所采用的技术方案及其有益效果。 ① 要解决的技术问题:针对现有技术缺陷或不足,写明本申请所要解决的技术问题 ② 技术方案:应当写明独立权利要求的技术方案,也可以写入从属权利要求的技术方案。 ③ 有益效果:本申请与现有技术相比所具有的优点及积极效果,它是由技术特征产生的必然的技术效果。
4. 附图说明
应当写明个副图的图名和图号,并作简要说明
5. 具体实施方式
拷贝技术交底书的内容,删除现有技术以及不需要使用的实施例; 对照附图对发明/实用新型的形状、构造进行说明,实施方式应与技术方案一直,对权利要求的技术特征给予详细说明,以支持权利要求。